Uno de los debates más sensibles del Derecho marcario contemporáneo es si una marca notoria o renombrada puede ser cancelada por falta de uso. La respuesta no es uniforme y revela dos filosofías jurídicas diferenciadas: la de la Comunidad Andina y la de la Unión Europea.
- El enfoque andino: la notoriedad como límite a la cancelación
En el sistema andino, regulado por la Decisión 486, la marca notoria recibe una protección reforzada y excepcional, que impacta directamente en la acción de cancelación por no uso.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido consistente en determinar que cuando se acredita la notoriedad del signo, la cancelación por falta de uso pierde sentido jurídico. No se trata de una inmunidad automática, sino de una consecuencia lógica del propio sistema.
El artículo 229(b) de la Decisión 486 establece que una marca no pierde su carácter notorio por el solo hecho de no usarse en un país miembro. El Tribunal ha explicado que la protección de la marca notoria no depende del registro, sino del conocimiento efectivo del signo en el mercado. La finalidad de la cancelación por no uso es depurar el registro y habilitar un derecho de preferencia a terceros, ese efecto no puede operar frente a una marca notoria, porque un tercero no debería apropiarse de un signo cuyo prestigio ya pertenece a otro.
En los Procesos 436-IP-2015 y 313-IP-2016, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) desarrolla una idea central que suele resumirse así: una marca notoria no “debería” terminar cancelada por falta de uso como si fuera una marca común y porque el sistema no puede volverse una puerta para el aprovechamiento parasitario o la dilución del signo. Por su parte, en el Proceso 377-IP-2021 (publicado en 2022), el TJCA reitera expresamente que la marca notoria registrada no es objeto de cancelación por falta de uso, por la protección excepcional de la Decisión 486.
El punto práctico decisivo del TJCA es la exigencia de que la notoriedad se declare, y se pruebe fehacientemente, dentro del propio proceso en el que se discute la cancelación.
Así, si en un proceso de cancelación el titular alega y prueba la notoriedad, la autoridad administrativa debe analizarla y, de confirmarse, la cancelación no debe prosperar. El sistema andino prioriza evitar parasitismo, dilución y aprovechamiento indebido del prestigio ajeno.
La Unión Europea adopta una lógica distinta. En el enfoque europeo el uso es un requisito ineludible Bajo el Reglamento (UE) 2017/1001 y la Directiva (UE) 2015/2436, toda marca registrada, incluso renombrada, debe ser usada real y efectivamente.
En el derecho europeo no existe una excepción por notoriedad frente a la revocación por falta de uso. Si una marca no se utiliza durante cinco años consecutivos, puede ser revocada, aun cuando haya gozado de gran prestigio.
Este criterio es aplicado de forma consistente por la EUIPO y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El razonamiento es funcional: el registro marcario no debe convertirse en un derecho perpetuo desligado del mercado. Si el signo no cumple su función esencial de identificar origen empresarial mediante uso, no justifica su permanencia en el registro.
Sin embargo, la cancelación del registro no necesariamente borra el renombre como hecho económico en el espacio europeo. Un signo puede mantener una protección residual, no registral, y seguir siendo conocido por el público. Por lo tanto, puede aún recibir cierta protección a través del derecho de competencia desleal, mediante acciones contra passing off o aprovechamiento indebido, o, en casos excepcionales, como antecedente fáctico relevante, aunque necesitaría de prueba más costosa y menos predecible, en la medida en que no se basa en un derecho marcario registrado.
Parecía, por lo tanto, que las prioridades de los sistemas comunitario europeo y andino son diferentes. El tribunal Andina se inclina por la protección del valor reputacional de la marca notoria, incluso frente al no uso, para impedir conductas oportunistas. El sistema europeo, en cambio, protege la coherencia y funcionalidad del registro, aun a costa de sacrificar marcas renombradas que han salido del mercado.
