Una resolución del máximo tribunal administrativo del Ecuador desarrolló los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al aplicar el principio de especialidad.Caso: BRITT, clase 31 (CAFÉ & CHOCOLATES BRITT SOCIEDAD ANÓNIMA) vs. BRIT & diseño, clase 30 (VAFO PHARMA, s.r.o.)- Resolución No. OCDI-2020-589

Vafo Praha, s.r.o. solicitó su marca BRIT & diseño para proteger los alimentos y golosinas para mascotas en Ecuador. Chocolates Britt Sociedad Anónima apeló ante el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales (Órgano Colegiado) un rechazo previo a su oposición, que había estado basada en una serie de registros anteriores para su marca BRITT, para proteger el chocolate, el café, las galletas y algunos otros productos de la clase 30, y el riesgo de confusión.  En dicho recurso de apelación, el órgano colegiado examinó los criterios rectores que deben analizarse para establecer la conexión o la relación entre productos y/o servicios.

El principio de especialidad establece que el alcance de la protección de la marca se concede únicamente a los productos y servicios para los que la marca está registrada, así como para otros similares. En otras palabras, es posible que dos marcas idénticas puedan coexistir sujetas a que cubran productos y servicios diferentes que no induzcan a error a los consumidores.  El órgano colegiado concluyó que, con el fin de «determinar si existe un vínculo, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres (3) criterios sustanciales:

1. a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
2. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.
3. c) La posibilidad de considerar que entre los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

 En referencia a lo determinado en el Proceso Andino 100-IP-2018, el Órgano Colegiado sostuvo que los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad son los que acreditan la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios; y que otros criterios tradicionalmente utilizados para este análisis deben considerarse “insuficientes”. Esos criterios, incluyendo la pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza; los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios deben ser analizados en forma complementaria a cualquiera de los 3 criterios antes mencionados.

En el caso en discusión, el Órgano Colegiado examinó lo establecido por el Tribunal Andino y, en atención a los argumentos y las pruebas de las partes, concluyó:

• no es común es que la compañía comercialice productos para consumo humano con signos con los que también comercializa alimento para animales, pues no existe incentivo en insinuar al consumidor una relación directa entre unos y otros.
• no es razonable que el consumidor relacione dos marcas similares, una de alimento para mascotas y otra de alimento para humanos, como provenientes de un mismo fabricante.
• Los alimentos para animales listados por el solicitante, no pueden considerarse como complementarios de los productos de la clase 30 enumerados por la recurrente, puesto que la mayoría de animales, y en particular las mascotas, no consumen café, azúcar, edulcorantes, chocolates o galletas, siendo incluso contraindicado el consumo de varios de estos productos, por sus características tóxicas para los animales de compañía. Por este mismo motivo, ninguno de los productos protegidos por la marca registrada en la clase 30 puede considerarse sustituto de los alimentos para animales de la clase 31 a los que ha limitado su protección el signo solicitado.
• no se aprecia, al contrario de lo manifestado por la recurrente, que exista una confluencia de los canales de distribución y ventas de unos y otros productos.

 En conclusión, el Órgano Colegiado confirmó la decisión anterior; por lo tanto, se concedió el registro de BRIT & design para identificar los alimentos y las golosinas para mascotas.

La mencionada Resolución rebasa el análisis de la relación entre los productos de las clases 30 y 31 y constituye una jurisprudencia importante para analizar la aplicación del principio de especialidad a la luz de la normativa comunitaria andina.

https://www.inta.org/perspectives/ecuador-specialty-principle-follows-andean-rules/