Mediante Resolución No. OCDI-2019-111, del 6 de febrero de 2019, el Órgano Colegiado de derechos Intelectuales, máximo órgano administrativo de Propiedad Intelectual en Ecuador, ratificó en última instancia su decisión respecto del caso SWISS FEDERAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL PROPERTY vs.  SWISS BRAND LIMITED INC respecto de la posibilidad de registro de la marca “SWISSBRAND, Clase Internacional No. 18.

La demandante SWISS FEDERAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL PROPERTY sostenía que el signo SWISSBRAND era engañoso y que ilegítimamente reproducía el nombre de un país, lo cual está prohibido por la norma nacional vigente en Ecuador.

La autoridad, sin embargo, aceptó la tesis del solicitante, y rechazó la oposición, concediendo el registro de la marca SWISSBRAND a SWISS BRAND LIMITED INC., compañía panameña, con base a las siguientes consideraciones:

1.- Requisitos para considerar a un signo “engañoso”:

Para que un signo sea considerado engañoso, con fundamento a su procedencia geográfica, la Ley requiere que se cumplan los tres requisitos. La falta de uno de estos requisitos es fundamento suficiente para que la marca sea concedida.

(i) Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado; (ii) Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que existe un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos; y, (iii) Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.”

En especial respecto de la clase 18, no existe ninguna relación conceptual o característica especifica entre la partícula SWISS y los productos solicitados, que pueda engañar al consumidor respecto del origen de los productos, o que otorgue al solicitante algún tipo de ventaja frente a los competidores de los mismos productos. Por lo tanto, en el caso analizado, falta un requisito fundamental: que exista una relación de forma tal que se genere el riesgo de confusión, entre el lugar geográfico citado y los productos.

2.- La Ley comunitaria andina tiene prevalencia sobre la Ley nacional en materia de PI.

Dado que el signo solicitado es de naturaleza denominativa, no incluye banderas, escudos u otros símbolos oficiales de la Confederación Suiza, la prohibición del artículo 135.m) de la Decisión 486 no resulta aplicable.

Por lo tanto, aunque el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (Código Ingenios), normativa local aplicable en Ecuador, prohíbe el registro de marcas que contengan el nombre de un país, esta prohibición no está en la Decisión 486 (norma comnitaria), por lo que se trata de una prohibición adicional establecida únicamente en la legislación nacional que, consecuentemente, no resulta inaplicable.

3.- Registros en el extranjero:

Los registros en el extranjero de la marca solicitada, no confieren derechos de exclusividad en el Ecuador (principio de territorialidad de las marcas y principio de autonomía de la autoridad de Pi en Ecuador). Sin embargo, demuestran que la marca SWISSBRAND se encuentra protegida en varios países, incluidos países de la Comunidad Andina y, por lo tanto, acreditan el legítimo interés del solicitante en ampliar su protección al mercado ecuatoriano.